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在初审阶段, 申请人对其外观设计专利申请文件进行应通知书要求的修改需要注意哪些问题

来源: 作者: 发布日期:2018-11-01
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1、修改时机

根据《专利法实施细则》第五十一条第三款的规定,应通知书要求的修改的修改时机是“在收到国务院专利行政部门发出的审查意见通知书后”。这并不意味着在收到国务院专利行政部门发出的审查意见通知书后的任何时间都可以修改。

在国务院专利行政部门发出的审查意见通知书(包括“审查意见通知书”和“补正通知书”)中,必须包括的一项内容就是指定申请人答复该通知书的期限。由审查员在根据专利法及其实施细则作出的各种通知书中,规定申请人(或专利权人)、其他当事人作出答复或者进行某种行为的期限称为指定期限。指定期限一般为两个月,自通知的推定收到日起计算,大部分指定期限可以申请延长。

应通知书要求的修改,修改时机是自收到通知书之日起的两个月内。推定的收到通知书的日期是自专利局发出通知书之日(该日期记载在通知书上)起满15日。例如,专利局于2012年3月2日发出的通知书,推定收到日为2012年3月17日,最晚答复该通知书的日期为2012年5月17日,即申请人最迟需要在2012年5月17日向专利局提交对该通知书的答复意见或修改文本。若申请人有不可抗拒的事由或者正当理由,可以依据专利法实施细则第六条请求延长答复通知书的期限。

2、可修改的内容

根据《专利法实施细则》第五十一条第三款的规定,申请人应通知书要求的修改应当针对通知书指出的缺陷进行。因此,严格说来,应通知书要求的修改,其可修改的内容只能是通知书指出的缺陷涉及的内容。这就体现出主动修改与应通知书要求修改的区别:主动修改可以完全按照申请人的意愿进行,而应通知书要求的修改则只能针对通知书指出的缺陷进行。

在实践中,并不排除应通知书要求的修改与主动修改同时进行。虽然审查员在发出通知书时一般会对专利申请进行全面审查,并力求在一次通知书中指出所有的缺陷,但对于一些缺陷较多的申请,审查员有时候可能并不能一一指出,或者无法一一指出。此时申请人若发现自己的申请文件还存在通知书没有指出的缺陷,也最好在修改申请文件时一并克服,对于这样的修改,一般都是接受的。专利审查指南规定,“对于申请人提交的包含有并非针对通知书所指出的缺陷进行修改的修改文件,如果其修改符合专利法第三十三条的规定,并消除了原申请文件存在的缺陷,且具有授权的前景,则该修改可以被视为是针对通知书指出的缺陷进行的修改,经此修改的申请文件应当予以接受。”

从这个角度看,应通知书要求的修改和主动修改,在可修改的内容方面并不是互斥的,只要是消除原申请文件存在的缺陷,且该专利申请具有授权前景,就是可以接受的。申请人在答复通知书时,对通知书未指出的缺陷进行修改,既有利于申请人,也有利于节约审查程序。

应当鼓励申请人在答复专利局发出的审查意见通知书时,结合通知书中指出的缺陷,全面检查申请文件存在的缺陷。尤其是有关外观设计视图投影关系不对应的缺陷,应特别注意避免在克服了通知书指出的缺陷的同时引入新的缺陷。有时候申请人将A部位修改正确了,却又将B部位改错了;有时候左右视图修改对应了,却忽略了其在俯视图、仰视图中的投影是否正确。

3、修改不符合要求的后果

对于针对通知书指出的缺陷进行的修改,审查员一般会从两个层次进行审查。

首先会核实该修改是否是在收到通知书之日起两个月内作出的。如果该修改的答复期限超出了指定期限,该申请将会被视为撤回,申请人会收到专利局发出的“视为撤回通知书”。对于被视为撤回的专利申请,申请人可以请求恢复权利。只有在指定期限内修改的专利申请,才会进入下一个层次的审查。

然后审查修改是否超出原图片或者照片表示的范围以及修改是否克服了通知书指出的缺陷。如果修改超出了原图片或者照片表示的范围,审查员会发出审查意见通知书;如果修改没有超出原图片或者照片表示的范围,但修改没有克服或者没有完全克服通知书指出的缺陷,审查员将视情况选择发出补正通知书或者审查意见通知书。

审查指南规定:申请文件存在明显实质性缺陷,在审查员发出审查意见通知书后,经申请人陈述意见或者修改后仍然没有消除的,或者申请文件存在形式缺陷,审查员针对该缺陷已发出过两次补正通知书,经申请人陈述意见或者补正后仍然没有消除的,审查员可以作出驳回决定。 

因此,申请人应当重视审查员发出的每一次通知书,并认真进行答复。在被驳回的外观设计专利申请中,有不少就是因为针对同一形式缺陷补正了两次仍然没有克服该缺陷,这对于申请人来说是十分遗憾的。虽然还有复审程序作为救济,但要花费更多的时间、精力和费用,而且在复审程序仍然需要对申请文件进行修改,只有克服了驳回决定中的缺陷才有可能撤消驳回决定。如果申请人在初步审查的阶段重视审查员的每一次通知书并认真进行答复,可以避免不必要的损失。



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